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先사용에 따른 상표사용권과 상표권자의 보호

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작성자 이재길 엘티시 대표이사/법학박사 (fpost@fpost.co.kr) | 작성일 2019년 08월 12일 URL 복사
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상표권은 선의로든 악의로든 일단 유효하게 등록이 확정되면 상표법이 보장하는 상표권자의 권리와 지위를 상표권 존속기간 내 독점적으로 누리게 된다. 

 

물론 우리 상표법에는 상표를 등록해 권리자가 되는 것과는 별개로, 상표권자 외에도 동일상표를 선(先)사용 함으로써 해당 상표를 계속 사용할 권리에 대한 명문 규정이 있다. 

 

하지만 이런 경우는 보편적이고 정상적인 상표권 확보와 일반적 사업운영이라고 보기에 매우 부적절하다. 왜냐하면 이런 불완전한 사용권자로서의 권리 속에서 아무런 증명도 없이 동종분야에서 누군가와 경쟁하듯 사업을 추진해야 한다는 것은 실무상 많은 어려움이 따른다.

 

그러면 선사용에 따른 상표의 사용할 권리에 대하여 살펴보고 가자. 브랜드관리컨설팅을 하다 보면 다수 패션디자이너 또는 기업인들이 자신이 만들어 사용해오던 상표를 등록하지 않거나 뒤늦게 등록절차를 밟는 바람에 누군가 먼저 상표권을 선점, 급기야 사업을 중단하기까지 하는 경우를 보게 된다.

 

잠자는 권리는 보호받지 못한다

유효한 식별력의 상표 또는 처음부터 등록될 수 없는 상표 등은 논외로 치더라도 보통은 사업하느라 바쁘고 정신이 없어서 놓쳤다는 둥 말도 안 되는 핑계를 댄다. 하지만 그런 변명을 들을 때면 필자는 “사업가로서 게으르고 무책임해 초래한 결과”라고 단언해버린다. 

 

최소한 브랜드 사업을 하는 사람으로서 기본이 되어 있지 않다는 점은 타협의 여지가 없는 부분이다. 만약 패션관련 제조, 유통, 판매 등의 사업을 하기 위해서 사업자를 내거나 법인을 설립할 때, 최소한 1개 이상의 상표권 보유와 등록이 의무사항이자 원칙이라면(음식업을 하기 위해 의무교육을 받고 위생검사를 사전에 받아야 하는 것처럼) 어땠을까. 

 

우리 법률분야에는 ‘잠자는 권리는 보호받지 못한다’는 말이 있다. 자신의 창작 상표임에도 권리를 빼앗기는 상황을 만드는 어리석음은 사업의 내용과 규모를 떠나 애초부터 있어서는 안된다. 

 

요즘 TV에 집중 홍보를 하고 있는 어떤 소주 브랜드는 회사가 망하고 주인이 몇 번이나 바뀌었지만 결코 브랜드는 사라지지 않는다는 큰 원칙을 일깨워주는 사례다.

 

2007년 개정 상표법에서 신설된 상표의 선사용권리는 ‘타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정 상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 자로서 일정 요건을 모두 갖춘자(선사용자)가 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리’를 뜻한다.

 

단 여기서 말하는 선사용권리를 얻으려면 몇 가지 요건이 충족되어야 한다.

 

첫째, 타인의 상표등록출원 전부터 국내(외국에서의 사용은 발생요건이 아니다)에서 계속하여 사용하고 있을 것.

 

둘째, 첫째의 조건으로 상표를 지속 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것(주지의 정도 보다는 낮은 인식도면 족하다).

 

셋째, 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일, 유사한 지정 상품에 사용할 것. 넷째, 부정경쟁의 목적이 아닐 것 등의 요건이 갖추어져야만 선사용자로서의 권리를 갖는다.

 

여기에 해당되느냐 아니냐를 따지는 것은 개별사안의 사실관계를 보아야 하는 부분이라 생략하기로 한다. 

 

하지만 실무에서는 이런 경우 확정된 권리가 없으므로 사업 확장과 각종 계약관련(유통사 입점이나 이런저런 사업과정)해 등록상표권자와의 분쟁 등 제한사항이 발생할 수 있음은 주지의 사실이다. 따라서 다시 강조하지만 결코 권리를 잠재우는 어리석음과 실수는 범해서는 안 될 것이다.

 

상표권은 모두가 알다시피 무체재산권이고 객체로서의 점유가 불가능하다. 상표권자가 되면 관련법에 따라 내 상표권을 누군가 침해할 때 다양한 방법으로 구제받을 수 있는 통로가 법적 제도적으로 보장된다.

 

상표권 침해 성립 조건의 이해

 상표권자의 입장에서 먼저 살펴보자. 상표권 침해가 발생하면 상표권자의 영업상 신용뿐만 아니라 유통질서가 문란해져 결국 수요자인 불특정 소비자의 이익을 해치게 된다. 

 

그래서 우리 상표법은 등록상표의 동일영역 및 유사영역에 속하는 행위, 그에 더해 일정한 예비적 행위도 상표권 침해로 간주해 민, 형사상 보호 장치를 두고 있다.

 

만약 정당한 권원이 없는 자가 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정 상품과 동일한 상품 또는 유사한 상품에 사용했다면 이는 명백한 상표권 침해행위다. 

 

여기에서 사용의 의미는 표시행위, 유통행위, 광고행위 등을 말하고, 상표권 침해행위는 상표가 사용된 물품의 교부, 판매, 위조, 모조, 소지하는 행위와 위조, 모조 등의 목적으로 용구(장비 등)를 제작, 교부, 판매, 소지하는 행위, 그리고 일정한 상품을 소지하는 행위 등으로 이해하면 된다.

 

상표권 침해가 성립되는 것에도 또한 조건이 있다. 먼저 유효한 상표권이 존재하고 있어야 한다. 그리고 그 상표권의 보호범위 내에서의 사용이어야 한다. 또 그 상표권의 사용에 있어 정당한 권원이나 이해관계가 없어야 한다.

 

마지막으로 사적사용 목적이 아닌, 영리추구를 목적으로 한 업(業)으로서의 사용이어야 함은 당연할 것이다.

 

상표권을 침해받은 상표권자는 먼저 침해금지와 예방청구권, 그리고 손해배상 청구, 이어 신용회복청구와 부당이득반환청구, 상표의 사용 또는 판매행위 등을 중지하게 하는 보전처분(가처분 등) 등을 민사적으로 실행할 수 있다. 이와 함께 침해죄, 위증죄, 허위표시죄, 사위행위죄 등을 물을 수도 있다.

 

상표권을 침해한 경우에는 양벌규정에 더해 침해물품에 대한 몰수도 이뤄질 수 있다. 앞서 언급한 바 있지만 상표법상 형사상 침해죄는 소비자 피해 예방 차원에서 지식재산권 중 유일하게 비 친고죄로 규정되어 있다.

 

물론 이런 모든 구제방법은 자신의 권리를 잠재운다면 무용지물이다. 우리는 누구나 상표권자가 될 수도 있고, 반대로 누군가의 상표권을 침해하는 침해자 또는 분쟁의 당사자가 될 수도 있다. 

 

상표권을 설명하는 필자의 글이 재미없고 어렵게 느껴질 수 있겠지만 상표와 관련해 다양한 제도를 이해하는 일은 패션사업의 특성상 기본기와 다름없다.

 

다음 글에서는 상표권 취소심판과 무효심판에 대해 사례를 중심으로 짚어보고자 한다.​ 

경력사항

  • 現) (사)브랜드마케팅협회 수석부회장
  • 現) (주)엘티씨앤엠 대표
  • 前) 세무법인 다현 전무
  • 前) 신한대학교 특허법률학과 겸임교수(법학박사)
  • 前) 경찰수사연수원, 법무연수원 지식재산범죄수사기법 강사
  • 前) 한국의류산업협회 총괄본부장
  • 前) 법무법인 한사명 소송실장
  • 前) 세일신용정보 법무팀장

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