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흘러가는 시간을 멈추게 하는 IP마법 신규성의제(新規性擬制) 제도를기억하라

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작성자 이재길 지재권 전문 칼럼 니스트 (fpost@fpost.co.kr) | 작성일 2020년 04월 27일 URL 복사
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전 세계가 코로나19 사태로 소소한 개인적 일상은 물론이고 크고 작은 경제활동과 모든 사업 추진까지 한꺼번에 멈춰 버렸다. 패션이든 어떤 형태이든 사업을 하고 있는 사람이라면 누구나 예외 없이 지난 몇 달 동안 참기 힘든 고통의 시간을 보내고 있을 것이다. 

 

말도 안 되지만 타임머신을 타고 시공간을 넘나드는 공상과학영화에서처럼 다시 시간을 되돌려 평온했던 과거로 돌아가 코로나문제를 해결하고 싶다. 그것도 아니면 이 지긋지긋하고 불안한 전염병 상황이 깨끗하게 끝나버린 먼 미래로 먼저 갈 수 있다면 또 얼마나 좋을까 하는 말도 안 되는 상상을 해보는 요즘이다.   

 

디자인권이든 특허권이든 지식재산권으로 자신만의 권리화에 착수하라

유럽 해외전시회 참가문제로 IP컨설팅을 해주면서 인연이 된 업체의 임원 한 분이 온오프라인 제품출시와 해외수출입 등 양산 활동에 대해 애초 계획했던 국내외에서의 사업추진을 이미 중단했고, 지금의 코로나사태가 조금이라도 진정된 후에나 재추진을 검토해야 할듯하다는 기약 없는 이야기를 전해왔다.

 

전시회를 준비하고 참가하면서 제품 디자인이 이미 외부에 모두 공개돼 버렸는데 이를 어떻게 자신만의 디자인으로 관리해야 좋을지를 물어와 한참을 디자인권 확보와 관리방법 등에 관하여 의견을 나누고 조언해주는 통화를 한 적이 있었다. 

 

또 얼마 전에는 신소재원단과 니트의류제품 제조업 대표가 2020년도 특허청의 지식재산권 관련 지원사업과 시책들의 사업 참여 또는 활용방법들에 관하여 궁금한 점이 많이 있다며 회사로 방문상담을 요청해왔다. 협력사인 특허법인 변리사와 함께 특허권 확보를 위한 특허기술관련 현장상담을 다녀왔다.

 

이미 제품개발을 시작한 2018년 말부터 자신의 제품관련 특허기술에 대한 흐름도와 체계도까지 만들어 설명회도 진행하고 전시회도 많이 참가하면서 이곳저곳에 제품샘플과 기술설명자료도 보내는 등 나름 기술에 대한 왕성한 홍보활동을 해오고 있는 상황이었다.    

 

정리해보자면 이 두 건 모두가 아직은 디자인권이든 특허권이든 지식재산권으로 자신만의 권리화에 착수하지 않고 있는 안타까운 상황이었다. 특히 둘 다 공통적으로 실무책임자들이 IP법률에 대한 오해와 잘못된 상식과 지식을 갖고 있었다. 

 

결론부터 말하자면 전자는 공지되고 공개(공용)된지 아직 12개월이 지나지 않은 상황이라 지금이라도 마음만 먹으면 디자인권 등록과 확보가 가능한 다행스런 상황이었다. 반면 후자는 이미 해당 특허기술이 공지되고 공개(공연히 실시된 발명)된지가 16개월 이상 지난 상황이었으므로 원칙적으로는 특허법상 특허권 확보가 불가능한 상황이 되어버린 안타까운 상황이었다.   

 

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출원시점을 기준으로 신규성을 반드시 갖추고 있어야

지식재산권체계에 있어서 특허권과 디자인권을 등록받으려면 현행법상 적어도 둘 다 출원시점을 기준으로 신규성을 반드시 갖추고 있어야만 하는 것이 원칙이다. 그래야 특허권이든 혹은 디자인권으로 독점적인 등록을 받을 수 있다. 이러한 기본원칙은 각각 특허법과 디자인보호법 상에서 권리등록을 위한 명문조건으로 규정하고 있는 절대불변의 등록요건이고 권리화의 기준인 셈이다. 

 

그래서 사실은 둘 다 반드시 사전권리화를 먼저 하고 사업화에 나서야 하는 것이기도 하다. 즉, 디자인권이든 특허권이든 특허청에 출원등록 전에 이미 국내 일반 공중에서 전시회나 박람회 출품 혹은 각종 논문과 연구보고서 발표 같은 간행물이나 다양한 전자통신방법 등을 통해 공지, 공개, 실시되었거나 많은 사람들이 알고 있는 공용 상태의 것이 되어버린 상황이라면 원칙적으로는 자신만의 권리로는 등록이 안 되는 것을 뜻한다고 이해하면 좋을 것이다. 

 

하지만 이런 일반적인 특허권과 디자인권 등록원칙과 기준에도 불구하고 마치 흘러가버린 시간을 멈추게 하거나 놓쳐버린 시간을 되돌리게 하는 마법과도 같은 IP제도가 있으니, 그것은 바로 우리 특허권과 디자인권에서 폭넓게 인정하고 있는 ‘신규성의제(新規性擬制)’ 제도라는 예외적 적용원칙이다. 

 

신규성의제 적용기간 12개월로 연장

‘신규성의제’란 디자인이나 발명 등이 출원 전에 공지 혹은 실시되어 신규성이 상실되었다 하더라도 일정요건을 갖춘 경우(특허법 제30조의 ‘공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우’ 혹은 디자인보호법 제36조의 ‘신규성상실의 예외에 해당되는 경우’), 그 공지는 디자인이나 발명의 신규성 판단 시에 선행기술 또는 선행디자인으로 보지 않음으로써, 마치 시간을 거슬러 출원시점에 디자인과 발명에 신규성이 있다고 의제해주는 일종의 ‘IP심폐소생술’과 같은 제도이다. 

 

여기서 ‘의제(擬制)’라는 말의 법률적 의미는 ‘본질은 같지 않지만 법률에서 다룰 때는 동일한 것으로 처리하여 동일한 효과를 주는 일’을 뜻하는데, 흔히 우리 민법에서 법원에서 실종 선고를 받은 사람을 사망한 것으로 간주하거나 보는 따위 정도의 개념으로 이해하면 될 것이다.

 

얼마 전까지만 하더라도 이런 ‘신규성의제’의 적용원칙이 우리 법률에는 규정조차 없었거나 혹은 있더라도 그 적용기간이 특허권과 디자인권 모두 6개월 이내로 짧은 기간만을 인정하고 적용해주던 상황이었다. 

 

하지만 국내외 다양한 시장 간의 교류가 활발해진 최근 들어서는 특허권의 경우 2011년 개정법에서, 디자인권의 경우는 얼마 전 2017년 개정법에서 각 12개월로 신규성의제 적용기간을 두 배나 확장하여 국제적인 흐름과 기준에 균형감 있게 맞추어 놓은 상황이다. 

 

하지만 아직도 많은 대학교 교수들이나 우리 업계인들 그리고 기업실무자들에 이르기까지 이런 신규성의제 원칙과 규정에 대하여 잘 모르고 있는 것이 현실이다. 특히 일부 알고 있더라도 구법상 6개월 인정기준 등으로 잘못 알고 있어 순간의 실수로 아까운 IP권리를 놓쳐버리는 경우를 많이 보게 된다. 

 

앞선 두 가지 사례의 경우에서처럼 굳이 코로나19 사태나 각종 천재지변 등으로 인한 사업 중단이나 지연이 아니더라도, 우리는 얼마든지 여러 우발적인 기업 상황과 사업추진상 악재와 여건들 때문에 전자와 같은 상황을 맞이할 수 있다. 

 

이럴 때 사업의 진행과 별개로 우선 추진하고 있는 사업의 권리화를 합리적으로 연장 관리할 수 있어야 할 것이다. 특히나 후자의 경우처럼 자신이 애써 개발하고 발명하여 힘들게 만들어낸 신소재와 제품 등 특허기술의 경우에는 권리부여에 대한 원칙과 개념 그리고 그 권리를 인정해주는 신규성의제 같은 제도의 내용과 시점을 몰라 권리화를 놓치는 안타까운 일은 적어도 만들지 말아야 할 것이다. 

 

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그동안 필자가 여러 차례 힘주어 강조했지만 상표, 특허, 디자인, 저작권까지 다양한 IP의 확보와 효과적인 관리 운영의 문제는 이제 기업 활동에 있어서는 해도 그만 안 해도 그만인 선택의 문제가 아니라, 기업과 사업이 유지되고 살아남기 위해서는 반드시 갖추고 관리해나가야 하는 필수 핵심문제라는 것을 인식해야 한다. 

 

특히 ‘신규성의제’의 대상이 되는 특허권과 디자인권은 물론이고 상표권과 저작권에 이르기까지 잘 만들고 개발해놓고도 누군가에게 국내외에서 불법으로 선점당하거나 빼앗겨버리는 어리석은 주먹구구식 관리를 해서는 결코 안 된다. 따라서 반드시 사업화에 뛰어들기 전에 각종 IP권리들에 대한 사전 확보노력을 먼저 고려할 수 있어야만 피해와 비용은 줄이고 효과와 성과는 높여 이익을 극대화할 수 있을 것이다. 

 

지금 우리 모두는 코로나19 사태라는 길고 어두운 터널 속에서 막연히 숨죽이고 죽을 힘을 다해 달려 나가고 있는 형국이다. 언제 이 어둠의 터널을 빠져 나가 밝은 빛을 보게 될지는 누구도 장담하지도 예측하지도 못하는 상황인 만큼 적어도 심폐소생술을 할 수 있을 때가 언제인지 정도는 체크하는 현명함을 갖도록 하자.​ 

경력사항

  • 現) (사)브랜드마케팅협회 수석부회장
  • 現) (주)엘티씨앤엠 대표
  • 前) 세무법인 다현 전무
  • 前) 신한대학교 특허법률학과 겸임교수(법학박사)
  • 前) 경찰수사연수원, 법무연수원 지식재산범죄수사기법 강사
  • 前) 한국의류산업협회 총괄본부장
  • 前) 법무법인 한사명 소송실장
  • 前) 세일신용정보 법무팀장

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